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Usage de la marque dautrui par un revendeur automobile: enseignements de larrt BMW / Deenik, 20 ans plus tard

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19/10/2020

Usage de la marque d’autrui par un revendeur automobile: enseignements de l’arrêt BMW / Deenik, 20 ans plus tard

Les procédures judiciaires intentées par des firmes automobiles contre des garagistes indépendants qui font usage de la marque pour annoncer leurs activités ou leur qualité de spécialiste sont légion.

Par son important arrêt BMW / Deenik rendu il y a une vingtaine d’années,[1] la Cour de Justice de l’Union Européenne avait précisé les conditions dans lesquelles un professionnel, particulièrement dans le secteur automobile, peut faire usage de la marque d’autrui dans le but d’annoncer qu’il se spécialise dans la revente, l’entretien ou la réparation des produits – et en particulier d’automobiles – de cette marque. L’enseignement majeur de la Cour était le suivant: l’usage de la marque ne peut laisser le consommateur penser, à tort, qu’il existerait un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque. Il s’agit là d’une question de fait qu’il appartient au juge national d’apprécier au cas par cas, au regard des circonstances propres à chaque espèce.

Nous proposons de retracer, dans les lignes qui suivent, les plus importants enseignements tirés des décisions rendues depuis par les cours et tribunaux belges.


USAGE DE LA MARQUE VERBALE OU SEMI-FIGURATIVE (= marque sous forme de mot, ou logo accompagné de mots)

  • En pratique, un professionnel est autorisé à faire usage de la marque verbale ou semi-figurative d’autrui lorsque cet usage vise à distinguer les produits revendus par le professionnel ou la destination des services qu’il propose;
  • Cet usage doit toutefois se faire de manière « discrète », et doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour annoncer au public la vente, l’entretien ou la réparation des produits concernés.


USAGE DE LA MARQUE FIGURATIVE (= logo)

  • L’usage de la marque figurative est en principe interdit: un revendeur automobile ne peut faire usage – y compris dans la publicité qu’il réalise – du logo du constructeur dont il n’est pas concessionnaire officiel, au risque de donner l’impression au public qu’il existe une relation commerciale entre lui et le titulaire de la marque;
  • L’indication de multiples marques sur l’enseigne du revendeur ou réparateur n’est pas non plus de nature à atténuer le risque de confusion dès lors que cela peut donner l’impression au consommateur que le revendeur fait partie du réseau officiel de chacune des marques indiquées. Cela est d’autant plus vrai lorsque le revendeur est effectivement le distributeur agréé d’une ou plusieurs des marques indiquées; le public peut être amené à penser qu’il est revendeur agréé pour l’ensemble des marques;
  • L’usage de la marque figurative est également illicite lorsque celle-ci figure non seulement sur l’enseigne mais également dans les documents commerciaux utilisés et la publicité opérée par le tiers ou encore dans l’annonce d’une garantie spécifique à la marque. Cet usage illicite peut également résulter de la reproduction de la marque figurative sur des cartes de visites, des factures, un site internet, ou encore sur du papier à lettres, des fiches d'identification des véhicules mis en vente, sur une camionnette utilisée par le revendeur/réparateur, etc.

 

MENTION DE « SPÉCIALISTE » ET/OU « INDÉPENDANT »

  • La mention « spécialiste » ou, davantage encore, « indépendant », avant la marque du constructeur est de nature à diminuer le risque de confusion dans le chef du public, mais encore faut-il tenir compte de la manière dont ces mentions sont apposées ainsi que du contexte;
  • Dans les cas où la marque est utilisée de manière telle à créer l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque, l’ajout de ces mentions pourrait tout-à fait être jugé insuffisant pour dissiper cette impression;
  • En règle, si la marque apparait de manière prédominante et que la mention est peu visible, l’ajout de cette dernière ne sera probablement pas suffisant;
  • Cette mention doit être faite de manière discrète, sans faire usage d’un logo ou d’un autre emblème protégé, seule la marque verbale ou semi-figurative peut en principe être utilisée;
  • La nature du public concerné ou encore la situation de l’établissement du revendeur peuvent être pris en compte dans l’évaluation du risque de confusion, si par exemple la mention du terme « indépendant » en caractère réduit est très peu visible et lisible pour le public fréquentant habituellement l’endroit où était situé l’établissement tel que dans une rue peu fréquentée par les piétons;
  • De même, la mention « indépendant » n’est pas nécessairement de nature à gommer l’usage illicite de la marque lorsque la marque capte à elle seule l’entièreté du regard du public;
  • De manière générale, l’absence de l’indication des termes de « spécialiste » ou d’« indépendant » est de nature à renforcer le risque de confusion.


USAGE DES COULEURS DE L’ENTREPRISE

  • L’usage de couleurs propres à une entreprise par un distributeur ou un réparateur indépendant est un critère supplémentaire pouvant être pris en compte dans l’évaluation du caractère trompeur des pratiques de ce dernier;
  • Il en est notamment ainsi lorsque les couleurs sont propres à la marque utilisée, mais également lorsque la couleur utilisée par le tiers ne « diffère pas fondamentalement » de celle utilisée par le titulaire de la marque;
  • L’utilisation combinée de la marque verbale et des couleurs propres à cette marque conforte l’impression d’un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque.


SITES INTERNET

  • Le site internet du revendeur ou réparateur indépendant peut également être pris en compte afin de déterminer l’existence d’un risque de confusion. Ainsi par exemple, le fait pour un revendeur ou un réparateur indépendant de placer sur son site web un hyperlien menant vers le site du titulaire d’une marque (ou de l’importateur des produits de cette marque) peut renforcer l’impression, inexacte, d’existence d’un lien commercial;
  • La jurisprudence relève également que l’utilisation de la marque dans le nom de domaine du revendeur ou réparateur peut donner l’impression qu’il existe un lien entre celui-ci et le titulaire de la marque.

 

CONCLUSION

Dans l’ensemble, les juridictions belges se montrent relativement favorables aux intérêts des titulaires de marques et promptes à condamner les tiers qui font de celles-ci un usage allant au-delà de ce qui est nécessaire pour annoncer l’objet de leur activité de revente ou de réparation.

En conclusion et pour le secteur automobile en particulier, il apparaît que le professionnel désireux de faire usage d’une marque protégée pour annoncer au public qu’il se spécialise dans la revente, l’entretien ou la réparation de cette marque devra respecter quelques consignes:

  • L’usage de la marque verbale (ou semi-figurative) est autorisé, en veillant toutefois à pas reprendre une typographie, une police d’écriture ou des couleurs identiques ou similaires à celles propres à la marque ;
  • L’emploi de logos et autres marques figuratives doit être évité, à moins de faire partie du réseau officiel du titulaire de la marque ou d’avoir reçu une licence particulière ;
  • La mention « indépendant » contribue à écarter la présomption indue d’un lien économique entre le professionnel et le titulaire de la marque. Cette mention doit cependant être suffisamment claire et lisible.


[1] CJUE 23 février 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c. Deenik). Voy. également les conclusions de l’Avocat général.